关于第9085621号“Mossy#Oak”商标
无效宣告请求裁定书
商评字【2017】第0000125657号
#申请人：哈斯户外公司
委托代理人：北京金阙知识产权代理有限公司
被申请人：山姆电器（南通）有限公司
委托代理人：南通润川知识产权代理有限公司
申请人于2017年01月20日对第9085621号“Mossy#Oak”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人成立于1986年，经过30多年的发展，申请人在发展中逐渐实现了品牌的多样化、产品的多样化以及消费对象的多样化，申请人代表的是一种户外生活方式，申请人产品也因此遍及世界各地。“MOSSY#OAK”和“MOSSY#OAK及图”商标为申请人独创，历史悠久，在包括中国在内的多个国家申请并获得注册。申请人对“MOSSY#OAK及图”及其系列迷彩图案进行了版权登记，对其享有在先著作权，申请人早已将“MOSSY#OAK”注册为域名。被申请人是申请人“MOSSY#OAK”品牌商品的委托加工商，争议商标申报的商品与申请人商标使用的商品相同或者近似，被申请人未取得申请人的授权。争议商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十五条第二款的规定。二、争议商标的注册还构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标，违反了《商标法》第三十二条的规定。三、争议商标属以其他不正当手段取得注册的，违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。四、争议商标的注册和使用，会产生不良影响，根据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，策朋商标注册电话：021-59553358，争议商标应当宣告无效。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等的规定，策朋专业办理商标注册、专利申请、版权登记保护，对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据（证据1-2为复印件，证据3至12为光盘形式）：
1、申请人与Bushnell签订的许可合同复印件；
2、长利厂为被申请人代理加工的产品进行MOSSY#OAK仿生迷彩图案印制声明及相关订单、发票、对账单及所加工产品的照片等凭证复印件；
3、申请人2006公司宣传册、图案手册及中文摘译；
4、维基百科关于申请人商标“MOSSY#OAK”的介绍页及中文翻译；
5、部分“MOSSY#OAK”系列商标的注册证复印件及中文翻译；
6、申请人著作权登记证书、作品版权注册证明及中文翻译、域名注册信息；
7、申请人网站首页；
8、“MOSSY#OAK”在著名的“LA#CHASSE”杂志和“LE#CHASSEUR#FRANCAIS”杂志进行广告宣传的相关账单、信函和广告订单确认件的复印件；
9、苏州市思诺科技投资咨询有限公司上海分公司出具的声明及其与3D公司签订的协议、以及为申请人设立的办事处照片；
10、申请人的被许可人开出的2000年至2006年“MOSSY#OAK”织物以及成品生产的帐单、装运账单、吊牌装运单、在线订货单、产品提单和账单等单据；
p 分页标题 e
11、申请人与深圳吉事来科技有限公司2004年12月14日订立的版权及商标使用许可合同；
12、“MOSSY#OAK”网络搜索结果及“淘宝网”关于申请人商标商品销售信息。
13、判决、裁定等；
14、被申请人的相关信息。
被申请人答辩的主要理由：一、申请人在没有在中国地区申请“MOSSY#OAK”商标的情况下，使用了该品牌，并使用该商标多年，明显违反了《商标法》第六条。二、被申请人申请争议商标并无不当之处，被申请人注重自身品牌意识，从1996年开始就陆续注册相关产品类别的商标一百多件，并且到期的已经全部续展。被申请人在当地有很高的知名度。被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据：
1、宣传页；
2、对采购协议、发票的公证书。
针对被申请人的答辩，申请人质证的主要理由：一、早在争议商标申请前，申请人就已经在其他相关类别上申请“MOSSY#OAK”系列商标，申请人在相关商品、服务上使用未注册的“MOSSY#OAK”商标并不违反任何法律规定。《商标法》第六条规定：法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。申请人使用“MOSSY#OAK”商标对应的商品并非法律法规规定的必须使用注册商标的范围。被申请人并未就被申请人是申请人产品的生产商的事实作出任何回应。二、被申请人提供的使用证据数量极少，同时存在涂改痕迹，根本无法证明其曾在先大量使用争议商标，同时彰显了被申请人的主观恶意。综上，申请人请求对争议商标予以宣告无效。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2011年1月24日向商标局提出注册申请，于2012年2月7日获得初步审定后，本案申请人对其提出异议，商标局于2015年9月29日作出准予注册的异议决定。核定使用在第9类“天体照像用镜头；目镜；镜（光学）、望远镜；火器用瞄准望远镜；电缆；晶片(锗片)；变压器(电)；荧光屏；眼镜”。专用期至2022年2月6日。
2、申请人早在2008年就在中国大陆地区在第18类、第22类、第24类和第25类商品上申请注册“MOSSY#OAK”商标。
3、申请人在美国的版权登记证书上显示，策朋商标申请注册全国服务热线：400-658-2688，申请人在美国版权登记的日期是1999年10月5日，作品是“MOSSY#OAK及图”。在中国的著作权登记证书上显示申请者是本案申请人，作品创作完成的日期是1997年8月1日，作品是“MOSSY#OAK及图”。
4、东莞市虎门长利曲面披覆厂（以下简称长利厂）出具的声明，声明里载明：从2001年开始，长利厂取得了哈斯户外公司的授权，生产“MOSSY#OAK”系列迷彩图案的水转印纸张，并向哈斯户外公司“MOSSY#OAK”品牌产品的授权加工商提供水转印服务，即在授权加工商生产的原坯产品上印制各色“MOSSY#OAK”迷彩图案。长利厂从2003年开始至今一直为山姆电器（南通）有限公司（以下简称（山姆公司）生产的产品提供上述“MOSSY#OAK”系列迷彩图案的印制服务，长利厂给山姆公司印制“MOSSY#OAK”系列迷彩图案涉及的商品有枪瞄准镜、枪支架、目镜罩、物镜罩、目镜圈等。“MOSSY#OAK及图”商标是所印制图案个必不可少的部分。本证明后附相关产品照片、山姆公司订货单、长利厂开具的发票和对账单以资证明。
p 分页标题 e
5、印有被申请人抬头的订单上显示被申请人给长利厂的订单，显示的商标是“MOSSY#OAK”，产品是“MOSSY#OAK#BRUSH”迷彩。订单日期分别是2010年1月19日，2010年3月23日，2010年3月24日，2010年5月27日，2010年12月15日等等。这些订单均有相对应的增值税专用发票和对账单。
以上事实由当事人提交的在案证据及商标档案予以佐证。
我委认为，关于申请人引用的《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定以及第九条均为总则性规定，我委将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。根据当事人提出的事实和理由，本案焦点问题可归纳为：一、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十五条第二款规定的不予注册之情形。二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权，从而违反了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
关于焦点问题一，我委认为，《商标法》第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。本案中，由当事人提交的在案证据和我委查明的事实可知，申请人产品扩展至户外生活的各个方面，如服装、背包、野营设备、望远镜、目镜等光学仪器及其配件、武器及配件、汽车配件、遮光物、桌椅等等。该项事实由申请人提交的国外著名杂志以及申请人在国内的被许可人开具的订单、提单可以印证。长利厂自2001年开始，就取得了申请人的授权，生产“MOSSY#OAK”系列迷彩图案的水转印纸张，对该项事实，申请人与长利厂均给予一致的肯定回应。长利厂自2003年开始，就一直为被申请人生产的产品提供“MOSSY#OAK”系列迷彩图案的印制服务。该项事实有被申请人给长利厂的订单以及订单相对应的发票、对账单予以证明。“MOSSY#OAK”既非固有的常见词汇，本身独创性极强。并且，被申请人在答辩中也承认其与国际知名光学企业合作，承接贴牌代加工业务，是国内最大的光学、枪瞄代加工生产商，全球四分之一枪瞄皆出自被申请人公司。加之，对申请人主张其与申请人之间存在业务往来关系的事实亦不予回应。由此可以推断，被申请人作为多年从事户外用品贴牌代加工的经营商，对申请人产品及商标理应知晓。争议商标申请注册的日期是2011年1月24日，此日期明显晚于其与长利厂合作的日期。争议商标核定使用的望远镜等商品与申请人户外产品属于相同或类似商品，或者商品的关联性极强。结合以上事实，能够证明被申请人有明知申请人商标存在而在同一种或类似商品上注册与申请人商标相同或相近的商标的主观恶意。因此，在未经授权的情况下，被申请人以自己的名义申请注册与申请人商标相近的争议商标，已构成《商标法》第十五条第二款规定之情形。
关于焦点问题二，我委认为，申请人虽称系争商标的申请注册侵犯其在先享有的著作权，但其“MOSSY#OAK”商标仅为简单字母组合，缺乏作品应有的创造性，难以认定为我国《著作权法》中保护的作品。因此，申请人该项主张不成立。
关于焦点问题三，我委认为，构成《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，须满足的要件为：他人商标于系争商标申请注册前在与系争商标指定的相同或类似商品\服务上在中国未注册但已使用，商标驳回复审，并有一定影响。本案中，申请人提交的宣传册、杂志宣传等均非在中国大陆地区形成的，不能证明是在中国大陆地区进行了宣传和使用；订单、合同等均是在中国大陆地区的委托加工、生产单据，不能证明申请人产品在中国大陆地区通过宣传、销售等手段取得一定影响。结合申请人提交的全部在案证据不足以证明其已在与争议商标核定使用的目镜等相同或类似商品上在先使用了“MOSSY#OAK”商标并使其具有一定影响。故基于上述理由，争议商标的申请注册未违反《商标法》第三十二条的规定。
p 分页标题 e
另，争议商标未对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。申请人也并未提交证据证明争议商标的申请注册容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。因此，申请人关于争议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定的主张缺乏事实依据，我委不予支持。
此外，申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定，鉴于在已经通过《商标法》其他条款予以保护的情况下，不再适用该条款。
申请人的其他主张因缺乏事实和法律依据，商标驳回复审，我委均不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
#合议组成员：盛丽君
#韩秀花
#肖 #琦
# 2017年10月23日
