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通过民事诉讼要求终止合同

发布时间:2020-01-14 信息来源:策朋商标注册公司 点击:

近日,笔者接到客户关于商标许可备案的相关问题的咨询,商标申请,经仔细梳理过后,特将商标许可合同备案的那些事儿同大家分享,欢迎大家提出不同意见和高见。

概 况

一家国外公司(许可人)拟签订一份商标许可合同,许可一家中国公司(被许可人)使用其注册商标,被许可人生产带有该商标的指定商品,并将其投入市场。

Q 许可合同备案有什么效果?

A

(1)商标法第四十三条中规定商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。许可合同信息会公开备案在商标局公共系统中,视为相关公众对此许可情况的知晓;如果没有在商标局进行备案,不视为相关公众知晓这种许可关系;

(2)许可合同经过备案,会给第三方“该枚商标在使用中”的想法,从而会降低他人对该商标提起连续三年不使用撤销的风险;

(3)如果国外公司注册商标被第三方提出三年不使用撤销申请或涉及其他的商标异议、无效案件时,被许可人即中国公司提供的使用证据可以被视为对该注册商标的有效使用,其提供的证据会被商标局、商评委及法院采纳;如若不进行备案,则需要在提供使用证据的同时提交许可合同,而假如许可合同中涉及机密信息,则易被第三方获取,对客户不利。

Q 如被许可人擅自使用商标,许可人如何应对?(比如在许可人解除许可合同之后,许可人仍然继续使用商标等情况);

A

建议在许可协议中明确列明解除许可合同之后被许可人的责任与义务,针对被许可人擅自使用商标的行为予以规定。

商标使用许可申请书中会明确规定商标许可期限和经许可的商品/服务项目,同时此许可期限也会备案在商标局系统中。一旦在许可关系解除后(若中途解除,需向商标局提交许可提前终止备案申请)或者许可合同到期后,被许可人仍擅自使用注册商标,许可人可按合同约定针对被许可人的使用行为采取法律措施。

Q 许可人提前解除许可合同的,其不可单方去做商标局许可提前终止备案,商标注册,而需要被许可人的配合,因为《商标使用许可提前终止备案表》要求许可人和被许可人均签字。实践中,许可人无法单方去做许可终止备案的,主要有什么措施?

A

许可人或者被许可人都无法单方去向商标局提交提前终止许可的备案,必须双方同时签署终止备案的相关申请文件;如果一方不签署,就无法终止备案,也就是说备案的许可将持续有效,直至许可期限截止。在此期间,如果双方合作关系破裂,许可人可能会承担被许可人恶意使用注册商标(产品质量等问题)所带来的负面影响等。

遇到这种情况,许可人可诉诸法律程序,通过民事诉讼要求终止合同。获得法院的支持和判决后,可提交至中国商标局,请求中国商标局协助执行,终止合同。

通常我们建议不要将许可期限签太久,也是为了防止这种情况的出现,一般许可一至三年为宜,如若之后继续许可,可再次续签合同,并进行许可备案申请。此外,在合同中,也最好约定被许可人关于终止合同和终止备案的责任与义务。

Q 根据《商标法实施条例》第66条,商标注册费用,为了避免商标因连续三年没使用而被撤销,商标注册人可以提供“商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料”。

商标注册人必须提供许可合同已进行备案的证据(即《备案回执》等)吗?还是提供许可合同就行?还是都可以,但如有《备案回执》更容易地采信?换言之,许可人可依靠被许可人使用了其商标来对抗“三年不使用”撤销,是许可合同本身的效果还是合同备案的效果?

A

许可合同不是必须要经过备案才生效(除非合同中另有约定),故,在三年不使用撤销案件中,提交许可合同或是经备案的商标使用许可(包括商标局公共系统网站打印页、商标使用许可合同备案核准通知等)均可。假如商标使用许可已经备案,则无需再提交许可合同;而如果商标使用许可未向商标局备案,则最好提交许可合同,证明许可关系。

此外,仅仅是许可合同,或是许可备案的信息,均单独无法作为有效证据在三年不使用撤销案件中维持商标的注册。被许可人需进一步提供其他被许可人使用商标的证据,证明该许可合同已实际履行。

Q 根据《商标使用许可合同备案办法》第15条,”有下列情形之一的,许可人和被许可人应当书面通知商标局及其各自所在地县级工商行政管理机关”:…(三)商标使用许可合同提前终止的;”

这条规定仍然有效吗?如是,一家外国公司也有义务通知工商吗?哪地工商?

A

根据现行商标法的规定,仅向商标局提交备案终止合同即可。

Q 根据《民法通则》第122条,“因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的,商标注册、登记版权保护、专利申请等相关知识产权业务办理请您加微信号:18621825626,产品制造者、销售者应当依法承担民事责任”。




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