商标注册未及时保护而导入巨额收购案例解析

      商标申请人在向中国商标局递交商标注册申请之前，还有一项十分必要的工作就是商标的相同、近似查询。商标法中明确规定申请注册的商标不得与他人在先注册的商标相同或近似，查询可以有效地避免因在先权利冲突导致商标不能注册的情况。简单讲，查询就是要探查在商标注册之路上的“地雷”。如果确实有“地雷”存在，要么积极“扫雷”，要么避开雷区再辟新径。

 

      一般来说，商标查询检索主要有以下几种途径：

      •商标申请人可以登录国家工商行政管理总局商标局的官方网站“中国商标网”自行查询。

      •商标申请人可以委托策朋商标注册知识产权代理机构的专业人员进行查询。

      【案例】由“嘀嘀”到“滴滴”
 

      “滴滴出行”是消费者耳熟能详的一款应用软传，它改变了消费者传统的出行方式，利用移动互联网来匹配乘客与司机的需求，被称为“打车神器”。不得不说，  “滴滴出行”的运营方北京小桔科技有限公司（以下简称“小桔公司”）确实眼光独到，先人一步抓住了国民生活中最基本的“衣食住行”中“行”的一大痛点。

 

      在品牌选择方面，小桔公司也颇具巧思。“滴滴出行”刚上市的时候叫作“嘀嘀打车”，是专门用于出租车叫车的软件。这令产品的命名十分成功，  “嘀嘀”是一全象声词，形容车辆喇叭的声音，在日常生活中常常指代汽车。将“嘀喃”用于叫车软件之上，暗示了产品的服务内容。但好景不长，2014年-5月，杭州妙影微电子有限公司、宁波市科技园区妙影电子有限公母（两公司简称“妙影公司”）以商标侵权为由起诉小桔公司，妙影公司认为小桔公司使用“嘀嘀打车”的行为侵犯了其第9安“嘀嘀”注册商标专用权，要求小桔公司停止侵权，并在全国主流媒体上刊登声明消除影响，并赔偿损失8000万元，承担20万元维权费用。

 

      这是杭州地区迄今为止诉讼标的额最高的商标侵权案，高额赔偿引发社会关注。5月20日，小桔公司宣布将“嘀嘀打车”正式更名为“滴滴打车”，虽然小桔公司宣称此举是为了公司长远战略发展的需要，但更多业内人士认为这是出于商标侵权避嫌的考虑。

 

      虽然“嘀嘀打车”改名为“滴滴打车”，妙影公司仍然认为，小桔公司在该软件改名之前所造成的侵权已成既然事实：而且，即便改名“滴滴打车”，被告仍在多个场合使用“嘀嘀”的商标，侵权仍在继续。该案最终通过调解结案。小桔公司从妙影公司获得了“嘀嘀”系列商标权的转让，原告妙影公司一方则撤回起诉。

 

      据小桔公司一方的律师称，在这次起诉之前，妙影公司曾多次联系小桔公司，要求就“嘀嘀”商标支付高额对价，但都遭到了拒绝。但此案最终的结局，仍然是小桔公司以购买的方式了结了纠纷。小桔公司之所以陷入这样的尴尬境地，商标查询工作的疏漏是非常关键的原因。

 

      2012年5月21日，妙影公司的第9243846号“嘀嘀”商标与第9243913号“didi”商标的注册申请已被核准注册，核定使用商品为第9类计算机程序（可下载软件）等。2012年9月，  “嘀嘀打车”软件推向市场。11月，小桔公司提出“嘀嘀打车及图形”商标的注册申请。无论是在产品上市时，还是在商标申请时，如果小桔公司通过查询得知存在在先权利冲突，完全可以通过更名避开妙影公司的注册商标“嘀嘀”。即便是购买，在2012年“嘀嘀打车”名不见经传和2014年市场占有率超过50%且用户量近2亿的两种情况下，付出的对价肯定是不可同日而语的。

 

      但是，查询是为了最大限度地排除风险，却不能完全规避风险。首先，商标在提交注册申请后，一般存在6个月左右的盲查期。商标局在收到新商标申请后，需要对其进行形式审查和实质审查。形式审查的内容包括申请材料是否齐备，申请书的各项内容填写是否完整、符合规定，商标申请费是否按时如数缴纳，等等。在通过形式审查之后，商标局会发出受理通知书，审查员再按照商标构成要素的不同，分别以汉字、英文、数字等进行分卡处理和针对图形商标划分图形要素，为实质审查做好基础工作。只有通过形式审查并经过分卡的商标注册申请才能输入商标数据库，进入检索的范围。而从商标申请到被受理再到输入数据库，大概需要6个月左右的时间，这段时间就被称为商标检索的盲查期，是商标检索过程中无法规避的风险。

 

      其次，商标的实质审查在很大程度上可以说是审查员发挥主观能动性的一个过程，不同的审查员对于同一件商标是否与他人的商标构成相同或者近似可能持有完全不同或差异化的观点。因此，可能出现申请人自行查询或委托专业人员查询后认为相关商标不构成近似，但是商标局的审查员却认为构成近似的情形。尽管如此，商标查询还是非常有必要的，精准的查询可以尽可能地降低商标与他人“撞衫”的风险。

 

      此外，要求优先权的商标申请也会对商标检索造成障碍。根据《保护工业产权巴黎公约》第4条的规定，任何公约成员国的申请人在向某一成员国提交商标申请后的6个月内，都可以向另一成员国提交同一商标的注册申请时要求优先权，即将第一次申请的日期作为申请日期。例如，某英国人在2013年5月4日在本国提起了一件商标申请，其在2013年10月4日就该商标向中国提起申请时，可以要求2013年5月4日的优先权。如果进行查询检索的话，可能在12月份仍然无法检索到相关的信息，而实际上5月4日之后与该商标近似的商标就无法进行注册了。针对这种情况，目前尚无比较好的解决办法，建议申请人在提交商标申请后第6个月的时候进行第二次检索，以弥补盲查期的不足。虽然这个时候商标申请已经提交，但是通过检索提前预知商标能否授权的前景对于企业市场决策、经营布局来讲仍然具有十分重要的意义。

 

      最后，无论商标的构成要素是文字、英文、数字还是拼音，除去盲查期等客观原因，申请人自己或者委托上海策朋商标注册代理机构都可以通过中国商标网或者查询软件获得一个相对清晰明确的查询结果，但是对于图形商标，由于查询困难较大，通过查询获取商标注册风险的不确定性也相对较大。一般来说，图形商标都是按照《图形要素国际分类》进行图形要素的划分，最终以编码的形式表现出来。不同的检索人员对于同一个图形商标会有不同的理解，划分出来的图形要素也会存在差异，从而可能出现完全不同的查询结果。