地名的商标注册条件举例说明“红河”“上海故事”是如何申请成功

具有多重含义的地名的商标注册条件

 

       消费者对于地名的性质认知是认定地名的基础因素，也即只有相关公众将某个标志认知为地名，其注册才可能存在前述两方面的问题，也才能将其按照地名商标的注册条件予以审查。这在我国的立法上有两点体现。

 

       一是对于外国地名而言，我国《商标法》第10条第2款规定，（中国）公众知晓的外国地名不得注册为商标。因此，如果某个外国地名并不为中国公众所知晓就不会被作为地名认知。这里的中国公众指的不是泛泛的一般公众，而应当是特定产品或服务的相关公众。

 

       二是《商标法》第10条第2款在禁止注册地名商标的规定之后有个但书条款：地名具有其他含义的除外。有的地名具有双重或多重含义，如果非地名的含义在相关公众的认知中要强于地名的含义，则其注册就不应受到前述地名商标的注册限制。比如，“黄山”作为山的含义要强于其作为县级行政区划的含义。

 

       含有地名的商标，如，上海滩、杭州湾、LONDON FOG（伦敦雾），其含义已经不是地名，因此也不在禁止注册的地名标志之列。

    

       在“红河”商标无效案中，济南红河经营部是第32类啤酒、饮料制剂产品上的第1022719号“红河”注册商标的所有人。云南红河公司向商标评审委员会申请宣告该商标无效，主要理由是：“红河”是云南省红河州及红河县两级行政区划的名称，是县级以上行政区划的地名且不具有其他含义。商标评审委员会经审查认为，“红河”虽然为县级以上行政区划的地名，但按其字面含义和构词习惯已经能够使人理解为是一条河流的名称，且确为自然地理中已存在的河流名称，具有县级以上行政区划地名以外的其他含义。据此，商标评审委员会做出了维持该注册商标的裁定。

 

       红河公司不服商标评审委员会裁定，提起诉讼。一审法院认为，我国《商标法》第12条第2款中的“其他含义”应理解为除作为地名使用外，还有具体明确、公知的其他含义或是已是公众中约定俗成的其他用语。商标评审委员会提交的《辞海》《世界地图册》及《中国地图册》均为我国权威出版物，可以证明在越南境内有名为“红河”的河流。故“红河”具有地名以外的其他含义，可以作为商标注册。

 

       原告上诉后，二审法院认为，“地名具有其他含义”应结合地名一般不得作为商标注册使用的原因来理解，地名的主要功能在于标识产品或服务的地理来源，而不能起到商标的区别不同生产者和经营者的作用：地名具有其他含义应理解为：该地名具有明显有别于地名的、明确的、易于为公众所接受的含义，从而足以使该地名起到商标所应具有的标识性作用。

 

       该案中，商标评审委员会和一审法院在对于“地名具有其他含义”的但书条款的解释中，均指出地名的其他含义应当是明确的和公知的，但没有对地名含义和其他含义之间的关系做出说明。如前所述，公众是将涉案商标作为地名认知还是以其他含义认知，这是地名商标审查规则适用的事实依据。因此，“地名具有其他含义”的解释中还应当包含其他含义在相关公众的认知中强于地名含义的条件。

 

       这两种含义之间的高下关系需要综合结合个案的事实来认定，尤其是涉案产品的有关特征。如，该案中的产品为啤酒，相关公众一般不会认为红河表征啤酒的产地来源，啤酒由于酿造、运输、成本等方面的特点，一般都是本地生产和销售。而如果涉案产品为红酒，此种产品与葡萄、葡萄产地、气候、水土等方面的联系非常紧密，则相关公众从地名含义角度对商标予以认知的可能性就较大。但即便如此，红河作为河流的含义可能在相关公众的认知中是主要的，而它又表示河流的名称，相关公众完全可能将其理解为与红酒产地存在关联的红河流域。此外，二审法院还认为，显著性的缺失也是地名被禁止注册为商标的原因，理由是“地名的主要功能在于标识产品或服务的地理来源，而不能起到商标的区别不同生产者和经营者的作用”，而“其他含义”使得地名具有了显著性，从而可以获得注册。

 

       该观点值得商榷。其一，地名并不总具有标示产品或服务的地理来源的功能，而即便具有标识地理来源的功能，并不一定排除其具有识别产品或服务来源的第二功能。特定产品或服务的相关公众就该产品或服务对于该地名的含义认知是这一判断的事实依据。其二，在立法体现上，禁止注册地名商标的条款规定在《商标法》第10条，属于商标注册的绝对条件，性质上属于公序良俗条款。

 

       “其他含义”也包括“第二含义”的情形，即某个地名被某个经营者以商标的形式大量使用，相关公众将其就特定产品或服务与特定经营者建立起稳定联系，则该地名可以被注册为商标。这种情况下，禁止地名注册为商标的两个理由都不存在了，而且该经营者就该标志所享有的商誉是可以与该地区同行业竞争者的利益相平衡的。啤酒上的“青岛”商标就属于这种情形。

 

       我国存在村、镇、县、市、省五级行政区划，《商标法》第10 条第2款规定，县级以上行政区划的地名不能注册为商标。这意味着村和镇级的地名可以被注册为商标。虽然这种一刀切的做法值得商榷，但县级以上的行政区划名称确实在中国比村镇级的地名要更为公众所知。此外，如果某个村或镇级的地名就某种产品或服务享有知名度（比如茅台镇之于白酒），则也不应被注册为商标。无论是此类村镇地名还是（中国）公众知晓的外国地名，都存在举证证明的问题。在针对地名商标的异议或无效申请程序中，申请人都要承担证明责任：而在对公众知晓的外国地名予以驳回的案件中，则商标局要承担一定的举证责任。

 

       实践中，我国商标法上前述规则的适用范围被不当地扩大，这主要体现在：由地名和其他显著性成分构成的商标有时也会被驳回。比如，在“上海故事”商标案中，上海故事公司于2011年11月20 日申请注册第10087133号“上海故事”商标，指定使用于国际分类第25类的服装、领带等商品上。2012年7月16日，商标局依据2001年《商标法》第10条第2款等条款驳回了该商标申请，认为“上海”作为县级以上行政区划名称，不得作为商标注册，故驳回了申请商标的注册申请。一审法院认为：申请商标“上海故事”中“上海”为县级以上行政区划名称，虽然其后附加有其他文字，但申请商标整体含义仍然会使相关公众认为其指定使用的商品与上海有关，即其整体并未使得“上海”在其中不再具有地名含义或者不以其为主要含义。

 

       因此维持了驳回决定。申请人上诉之后，二审法院认为：商标由地名和其他要素组成，如果商标因有其他要素的加入，在整体上具有显著特征，而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，不宜因其含有县级以上行政区划的地名而不认定其属于不得注册的商标。该案申请商标中虽包含“上海”二字，但在其后增加“故事”二字后，则传递出一种具有历史情怀和地域特色的文化含义，形成了不同于“上海”地名的含义，整体上并不会使相关公众将其当作行政区划名称“上海”进行识别，而是能够起到区分商品来源的功能，具有商标的标识意义。

 

       同时，申请商标经使用进一步增强了其与所标识商品及上海故事公司之间的对应关系。因此，含有“上海”的申请商标已经超出了仅表示其标识的商品来自上海这一行政区划的地域来源作用，并不会使相关公众产生对于产地的认知，并非上述法律所规定的不得作为商标注册的地名标志。

 

       商标评审委员会和一审法院仅以申请商标中包含我国县级以上行政区划的地名“上海”，即认定申请商标违反2001年《商标法》第10条第2款规定属于适用法律错误，二审法院对此予以纠正。二审法院正确地指出：含有地名的商标，如果整体不再具有地名含义或具有不以地名为主的其他含义，则不在禁止注册之列，这符合前述对于“具有其他含义”的但书条款的解释，即如果含有地名的商标的整体，对于指定产品的相关公众而言，其地名之外的含义强于地名含义，则符合但书条款的解释。

 

       该案二审法院也认为地名商标经过使用获得的第二含义也属于但书条款中的“其他含义”，这符合对于商标使用者的正当商誉保护，并且对于同行业竞争者的利益的限制是符合比例原则的。这与允许获得第二含义的描述性标志的注册具有同一法理，而且地名商标所涉及的同行业竞争者的范围通常远小于描述性标志。

 

       在杭州绫绝顶公司的“上海故事”商标案中，申请商标也是“上海故事”，也是指定在第25类的服装等产品上。但该案的二审法院认为，申请商标由中文“上海故事”构成，虽然在作为县级以上行政区划的地名“上海”之外，申请商标还包含有“故事”二字，但作为我国特大城市和直辖市的“上海”，其地名含义为社会公众广为知晓并易于识别，申请商标作为整体仍与“上海”这一地名紧密联系。即使如绫绝顶公司所称，“上海故事”的含义在于“演绎老上海的经典风情”，申请商标作为整体所强调和突出的仍然是“上海”的地理属性，地名要素仍是申请商标的主要含义，因此，申请商标的使用和申请注册违反了《商标法》第10条第2款的规定，依法不应予以核准。第72166号决定的相关认定并无不、当，二审法院予以维持。在此基础上，申请商标是否投入实际使用，对其是否应予核准注册并无影响。与上海故事公司的案件不同，该案二审法院认定上海仍是“上海故事”商标的主要含义，并且否认含有地名的商标可以因获得显著性被核准注册。后者涉及法律的解释问题，前者涉及事实的认定问题。

 

       该事实就是所指定产品的相关公众对于申请商标的含义认知情况。就该案的服装等产品而言，相关公众就是一般大众，当然，根据服装的风格、品味、价位等因素可以进一步细化相关公众的年龄、收入等参数条件。在没有可靠的调查问卷作为证据的情况下，此类事实的认定就取决于法官对于中国相关公众的认知的推断。但这一推断应结合中国社会的文化因素进行，法官的个人经验在这一认定中发挥着重要作用。

 

       对于一般中国公众而言，服装产品上的“上海故事”容易引发对于19世纪末和20世纪初这一特定历史阶段，在半封建半殖民地的社会背景下，发生在上海这一高度国际化的东方大都市所发生的故事，涉及的与服装有关的元素可能包括在好莱坞上映一周后就能在上海上映的美国电影，洋货和国货在国际化背景下的竞争和对比，邵氏公司等本土电影制作产业的起步和阮玲玉、胡蝶、周璇、上官云珠等著名演员，东西文化杂糅的夜总会，现代国际化商业的发展，租界，黑社会，张爱玲的这一时期的小说等。这些元素通过历史课本、小说等书籍，电影（《色戒》），电视剧（周润发和赵雅芝版及黄晓明和孙俪版的《上海滩》）等方式进入到了中国公众的认知之中。

 

       如果申请商标所用于的服装产品也是以中式传统服装为主旋律，则相关公众对于“上海故事”的认知更会被引导和强化到这一方向。这就同理于暗示性商标通过与指定产品之间的间接联系使得相关公众对其所表达的含义予以认知的现象。

 

       值得注意的是，商标审查中对于“上海故事”这样的商标究竟表达了什么具体内容的含义，其实都不必认定或证明，这与描述性或暗示性商标的认定中需要确定商标的具体含义的做法不同。在与地名相关的商标审查规则的适用中，只需要认定“上海故事”表达的是与“上海”这一地名不同的事物就可以了，就像可以认定“雪”和“雪狼”两个商标不同一样。如果认为上海仍是“上海故事”的主要含义，则任何含有地名的商标都不能被注册了，包括被普遍认为可以注册的“上海滩”“杭州湾”“LONDON FOG”，因为含义地名的商标不可能不传递与该地名有关的信息。