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[30]笔者也曾经做过分析

发布时间:2019-12-26 13:07:13


(一)可以援引商标在先使用抗辩的商标

《新商标法》第59条第3款虽然规定了商标在先使用抗辩,但究竟如何理解该款中的“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与其注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的”规定,理论界与实务界存在一定分歧。比较一致的看法是,被告主张在先使用抗辩的商标应当是商标注册人申请商标注册前,商标异议,他人已经使用并有一定影响的商标。[28] 这种观点虽与《新商标法》第59条第3款保持了一致,但并未使问题得到彻底解决,实际操作性不强。本文认为,符合《新商标法》第59条第3款的商标至少包括如下几种:

第一,《新商标法》第13条第2款、第3款规定的未注册驰名商标和注册驰名商标。虽然按照《新商标法》第13条第2款和第3款,驰名商标具有阻却他人在类似范围内或者跨类范围内抢注并使用的效果,按照《新商标法》第45条第1款规定,商标异议,自商标注册之日起5年内,驰名商标权人可以请求商标评审委员会宣告抢注的注册商标无效,抢注者主观上具有恶意的,驰名商标所有人不受5年的时间限制,但如果因为种种原因驰名商标权人并没有行使异议权(《新商标法》第33条)和无效宣告请求权以至于抢注商标获得不可撤销不可宣告无效的效力,或者由于驰名商标权人害怕程序上的麻烦而不想行使异议权和无效宣告请求权,当抢注者针对驰名商标权人行使请求权时,自商标注册之日起5年内,驰名商标权人当然可以行使在先使用抗辩权,抢注者主观上具有恶意的,驰名商标权人的抗辩权不受5年时间限制。

第二,《新商标法》第32条后半句规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”,即知名商标。不管对《新商标法》第32条后半句的知名度作何理解,按照《新商标法》第33条和第45条第1款规定,符合第32条规定的商标在先使用人都可以行使异议权和无效宣告请求权。像驰名商标权人一样,如果符合《新商标法》第32条后半句规定的商标在先使用人不愿意进入繁琐的异议程序或者无效宣告程序,当抢注者针对该使用者行使请求权时,该使用者自然可以行使商标在先使用抗辩权。

第三,知名度小于《新商标法》第13条规定的驰名商标和第32条后半句规定的知名商标的在先使用商标,也就是《新商标法》第59条第3款规定的在先使用商标。此种在先使用商标的知名度虽未达到驰名或者知名的状态,但既然已经凝聚了在先使用人已有的信用,同时考虑到商标权注册主义制度的固有缺陷,赋予其使用者对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权,保证使用者能够继续使用,进而确保相关公众利益,平衡注册商标权人与在先使用人之间的利益关系,当属较为妥当的做法。

除了上述三类商标之外,《新商标法》第15条规定的两类商标,即被代理人或者被代表人的商标(“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。”)、业务关系人或者其他关系人的商标(“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”),其所有人或者使用人是否可以援引在先使用抗辩?答案是否定的。《新商标法》第15条第1款所指的商标所有人受到注册商标权人指控时,之所以不能援引在先使用抗辩,是因为该款规制的是违反忠实义务的抢注行为,该款中所指的商标既不要求使用也不要求具有任何知名度。如果被代理人或者被代表人的商标已经使用并获得了知名度,要么属于《新商标法》第13条规定的驰名商标,商标申请,要么属于《新商标法》第32条后半句规定的知名商标,或者是《新商标法》第59条第3款规定的在先使用商标,策朋LOGO商标设计服务电话:186-2182-5626,其使用者完全可以这三条为依据,援引商标在先使用抗辩。

第15条第2款中所指的商标使用者受到注册商标权人侵权指控时,之所以不能援引商标在先使用抗辩,是因为该款规制的是违反诚实信用原则的抢注行为,该款适用只需抢注行为人基于买卖等业务关系知道业务关系人已经使用相关商标即可,并不要业务关系人的商标已经通过使用获得了一定知名度。

由此可见,第15条规定的被代理人或被代表人,或者业务关系人或者其他关系人的商标被抢注后,只能行使《新商标法》第33条规定的异议权,以及第45条第1款规定的无效宣告请求权。

二)可以援引商标在先使用抗辩的商标知名度

尽管《新商标法》第13条第2款、第3款规定的驰名商标在先使用人和第32条后半句规定的知名商标在先使用人面对注册商标权人的侵权指控,可以援引商标在先使用进行抗辩,但《新商标法》第59条第3款规定的商标在先使用抗辩制度中的商标知名度,却并不要求达到驰名或者知名的程度。

《新商标法》第13条第2款、第3款是对商标驰名事实的消极保护,第32条后半句既是对商标知名事实的消极保护,也是对抢注者主观恶意的积极打压,同时这两个条文规定的又是阻却效力及于全国范围的商标注册申请的事由,为了确保商标权注册主义的制度价值,理所当然要求在先使用的商标知名度高。与第13条第2款、第3款和第32条后半句规定不同,第59条第3款规定的商标在先使用抗辩仅仅是作为弥补商标权注册主义制度缺陷和保护既有信用的衡平手段,没有必要要求在先使用的商标达到驰名或者知名的状态。从商标法体系解释的角度看,要求商标在先使用抗辩中的商标达到驰名或者知名状态,商标在先使用抗辩也就没有了存在的价值。因为商标在先使用人完全可以凭借《新商标法》第13条第2款、第3款和第32条后半句的规定,在商标注册申请审查异议阶段,以第33条的规定异议掉抢注者的商标注册申请。由于商标审查疏忽导致抢注者获得商标注册后,商标在先使用人也可以第45条第1款的规定使抢注者的注册商标无效。尽管立法者如此规定,会迫使商标在先使用人进入异议和无效宣告程序中而增加成本,却也能够逼迫商标在先使用人更加严肃认真地对待和妥善利用商标注册审查异议程序和注册商标无效宣告程序。

尽管根据体系解释方法,《新商标法》第59条第3款规定的商标在先使用抗辩制度中在先使用的商标知名度要低于驰名商标和知名商标的知名度,本文却并不赞成另一种极端化的理解,即认为“任何一件被恶意抢注的符合两个‘先于’条件的商标实际上就是具有一定影响的商标,策朋商标注册是中国商标局备案代理机构,其在先使用人能够获得先用权,以对抗商标抢注人的侵权指控。” [29]原因之一是,抢注者抢注他人商标原因多种多样,如看上他人商标独特设计、出于泄愤目的、为了讨好商标在先使用人的竞争者、倒卖商标营利、搭被抢注者商标信用的便车,等等。其中,只有抢注者为了搭取商标在先使用人的便车一种情况,才说明商标在先使用人的商标具有一定影响,否则抢注行为人无便车可搭。其他情况下,被抢注的商标并无一定影响可言。原因之二是,从在先使用商标被抢注的角度理解其知名度,必导致无任何知名度或者知名度极低的在先使用商标也能够援引商标在先使用抗辩对抗注册商标权人的侵权指控,从而分割、蚕食注册商标权人的市场,挤压注册商标权人排他性的空间,减损商标在先使用人申请商标注册的动力,进而冲击商标权注册主义制度的基石。

那么,到底《新商标法》第59条第3款商标在先使用抗辩中商标的知名度要求多高?该种知名度应当根据哪些因素进行判断?对此,杜颖教授已经结合《日本商标法》第4条第1款第10项和第32条第1款、我国《新商标法》第13条第2款和第3款、第15条第2款、第32条后半句的规定,以及日本的司法实践做了详尽论述,[30]笔者也曾经做过分析,[31]本文不再赘述。

三)可以援引在先使用抗辩的商标和商品的同一性或者类似性

商标在先使用人在类似范围内使用和注册商标权人具有竞争关系的商标,严格来说,并不是商标在先使用抗辩成立的要件。日本学者田村善之、网野诚、小野昌延等在其著作中,都未将商标在先使用人在相同或类似商品或者服务上使用和注册商标权人相同或者近似商标作为商标在先使用抗辩成立的要件。[32]原因在于,如果商标在先使用人使用的商标和注册商标权人使用的商标不相同也不类似,而且使用的商品不相同也不近似,除非注册商标权人的商标构成驰名商标,否则由于互相之间的使用不可能导致相关公众混淆的后果,双方权利边界分明,商标在先使用人不可能侵害注册商标权人的权利,因而根本上无需援引商标在先使用抗辩。我国部分学者将“商标注册人和先使用人将相同或者近似的商标使用于相同或类似商品之上”作为商标在先使用抗辩成立的要件,[33]并不妥当。

转载于:《知识产权杂志》 作者:李扬




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